Досрочное прекращение действия товарного знака вследствие его неиспользования (практические аспекты)


14 нояб. 2014

Одним из важнейших направлений деятельности любого Патентного бюро является представление интересов клиента в Палате по патентным спорам ФИПС и судах. На сегодняшний день наиболее востребованной услугой является аннулирование товарного знака за неиспользование. Так в каких случаях это необходимо и для чего нужно?

Досрочное прекращение действия товарного знака за его неиспользование - это своего рода инструмент для пресечения злоупотребления исключительным правом правообладателем товарного знака. Зачастую, предприятие регистрирует товарный знак не для того, чтобы реально его использовать при введении товаров в гражданский оборот или при оказании услуг, а для создания некого имиджа, либо организация является номинальным владельцем торговой марки - не использует его сама и не дает разрешения другим лицам её применения, так называемые "карманные" товарные знаки или юридическое лицо ликвидировано, а Патентное ведомство надлежащим образом не уведомлено о данном факте. Также очень часто бывает, что организацией заявляется для регистрации товарный знак в отношении значительно большего перечня товаров или услуг, чем тот вид деятельности, которым она на самом деле занимается. Во всех описанных случаях, зарегистрированный товарный знак либо вообще не используется, либо используется не в полном объеме. Именно для этого Гражданским кодексом РФ предусмотрена возможность прекратить действие такого товарного знака и дать возможность другому лицу зарегистрировать торговую марку тождественную или сходную до степени смешения и надлежащим образом её использовать.

Если Вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо обратиться в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, с просьбой досрочно прекратить действие неиспользуемого товарного знака. Причем, товарный знак может быть аннулирован досрочно, в случае, если он не использовался в течение любых трех лет непрерывно после получения на него свидетельства. Заявление подается заинтересованным лицом по истечении данных трех лет. То есть, например, если логотип зарегистрирован в 2008 году, Вы можете брать любые промежутки времени кратные трем годам - с 2008 по 2011 гг., с 2009 по 2012 гг. и так далее или с 2012 года по настоящее время. Очень важный момент, что иск должен быть подан именно заинтересованным лицом, этот факт должен подтвердить истец в суде, а другая сторона - обязана документально подтвердить использование товарного знака в указанный временной промежуток.

В силу сложившейся судебной практики заинтересованность истца подтверждается наличием поданной на регистрацию заявки на товарный знак, а также документами, свидетельствующими что заявитель уже вводит в гражданский оборот продукцию, маркированную товарным знаком или предпринял подготовительные действия для производства определенной продукции. Это могут быть различные договоры, подтверждающие производство продукции и её реализацию со всеми сопроводительными документами, а также сертификаты соответствия, декларации и прочее. Если суд сочтет, что представленные доказательства недостаточны для подтверждения заинтересованности лица, в иске полностью или частично отказывают. На другой стороне - ответчике лежит обязанность, доказать использование товарного знака в указанный период лично, лицензиатом на основании зарегистрированного лицензионного договора, либо подтвердить документально, что торговая марка использовалась лицом под контролем правообладателя (например, когда владелец товарного знака сам не имеет производственных мощностей и заказывает производство продукции у сторонней организации, которая производит и маркирует товар логотипом правообладателя, а последний занимается только его реализацией). Если доказательной базы будет недостаточно, суд выносит решение о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно, чем расчищает путь для регистрации сходного обозначения истца.

Как можно заметить, аннулирование товарного знака за неиспользование очень не простой процесс, поэтому никогда не лишне обратиться к профессионалам своего дела, имеющим достаточно большой практический опыт.